Le charme (discret) de la marque notoirement connue

(1) L'art. 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 20 mars 1883, vise la protection des marques « notoirement connues » (non enregistrées) s'agissant des produits ; il est rendu applicable mutatis mutandis aux services par l'accord sur les ADPIC.

(2) CJUE 14 sept. 1999, aff. C-375/97, General Motors, D. 2001. 473, et les obs., obs. S. Durrande ; RTD com. 2000. 87, obs. J.-C. Galloux ; ibid. 530, obs. M. Luby ; RTD eur. 2000. 134, obs. G. Bonet  ; Trib. UE 10 juin 2020, aff. T-718/18, Philibon.

(3) La Cour de cassation ayant déjà pu juger que la déchéance potentielle d'une marque enregistrée ne présuppose pas l'absence d'atteinte à une marque notoire, Com. 20 mars 2012, no 11-10.514, Abercrombie & Fitch.

(4) INPI, 1er oct. 2021, DC200085/SHF, Gallup. Décision faisant l'objet d'un recours. Selon l'INPI, l'obligation de viser le numéro de chaque pièce découlerait de l'art. 5 de la décision du directeur général de l'INPI no 2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance, qui dispose que « les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ».

(5) Sous réserve de l'art. L. 716-2-7 CPI applicable aux marques françaises qui dispose que : « L'action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la [C]onvention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi », et qui déroge donc au principe de l'art. L. 716-2-6 applicable, notamment aux actions formées sur la base d'une marque antérieure enregistrée, qui énonce que « l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription ».

(6) « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

(7) À la date de la rédaction du présent article, il faut compter environ 18 mois pour obtenir un jugement sur le fond devant le TJ Paris.

(8) V. en ce sens les art. 834 et 835 c. pr. civ.

(9) Sauf à être en incapacité d'apporter la preuve de son usage sérieux tout en étant capable d'apporter la preuve de la notoriété de la marque enregistrée, situation peu fréquente.

(10) Et réellement exploitée.

(11) En ce sens, v. les art. 8-5 RMUE s'agissant des marques de l'UE, et L. 711-3-I, 2°, CPI s'agissant des marques françaises.

(12) CJCE 14 sept. 1999, préc.

(13) TPICE, 2e ch., 11 juill. 2007, aff. T-150/04, Mülhens GmbH & Co KG c/ OHMI, s'agissant du RMUE.

(14) En application combinée des art. L. 713-3 et L. 716-4 CPI.