La directive communautaire du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, puis le règlement communautaire du 26 février 2009 sur la marque communautaire et les lois transposant ces textes en droit français, offrent une protection aux titulaires de marques dites «renommées» contre l'enregistrement ou l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque connue est enregistrée. La marque renommée s'étend et jouit d'une interprétation évolutive, ce qui rend nécessaire l'étude de la jurisprudence. L'enjeu est important pour l'entreprise de communication, puisque le titulaire d'une marque communautaire renommée dispose du droit exclusif d'en interdire l'usage à tout tiers s'il y porte atteinte. Dès lors que la protection de la marque communautaire renommée s'étend non seulement aux produits et services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, mais également aux produits et services identiques ou similaires, il convient de rechercher l'éventail des actes attentatoires commis par les tiers.
Thibault LANCRENON
Avocat au Barreau de Paris Falque & Associés
1er avril 2010 - Légicom N°44
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(2) H. Portet, Les marques notoirement connues oude haute renommée selon la Convention de Pariset la loi française du 31 décembre 1964, Th. ParisII, 1975, p. 74.
(3) Cons. UE, directive N° 2008/95/CE: JOCEn° L299, p. 25.
(5) Devenue, depuis l'entrée en vigueur du Traitéde Lisbonne, la «Cour de justice de l'Union européenne».
(6) J. Passa, Droit de la propriété industrielle, LGDJ2009, p. 851.
(7) Recommandation commune concernant les dispositionsrelatives à la protection des marquesnotoires, 29 septembre 1999, .
(8) Conclusions de l'avocat général Jacobs,26 novembre 1998, Aff. C-375/97, GeneralMotors (Chevy), point 40: .
(9) CJCE, 14 septembre 1999, aff. C-375/97, GeneralMotors (Chevy): Rec. 1999, I-5421; Europe11/99, obs. F. Berrot; RTD Eur. 2000, p. 134, noteG. Bonet; D. 2001, somm., p. 473, obs. S. Durrande;RTD Com. 2000, p. 87, obs. J. Azéma; Ann.Propr. ind. 1999, p. 183, note Mathély.
(10) F. Pollaud-Dulian, «Marques de renommée Histoire de la dénaturation d'un concept», Propr.intell. 2001, n° 1, p. 43; M.-E. Laporte-Legeais,«Clair-Obscur sur la marque renommée: dix ansd'application de la loi du 4 janvier 1991», JCP éd.E 2001, p. 1514; A. Bouvel, Principes de spécialitéet signes distinctifs, Litec, coll. IRPI, 2004,n° 692; J. Passa, Droit de la propriété industrielle,LGDJ 2009, p. 506.
(11) TPICE, 28 février 2008, American ClothingAssociates, T-215/06, point 84: Rec. p. II-303.
(12) CJCE, 6 octobre 2009, aff. C-301/07, Pago,points 22 et 24: ; A. Folliard-Montguiral, Propr. Indus. 2009, comm. 71 ;L. Idot, Europe 2009, n° 12, comm. 468.
(13) J. Thomas McCarthy, «Dilution of a trademark:European and United States law compared»,The Trademark Reporter, Vol. 94, p. 1173.
(14) J. Pagenberg, « La détermination de la«renommée» des marques devant les instancesnationales et européennes », Mélanges Burst,Litec, 1997, p. 409.
(15) D. Lefranc, La renommée en droit privé, Th.Poitiers, 2003, p. 264. Voir E. Arnaud, «Les territoiresde la renommée de la marque communautaire», RLDI 2009, n° 50, p. 12.
(16) B. Geoffray, «La protection des marquesrenommées en droit communautaire », Propr.indus. 2008, n° 5, étude n° 11, p. 17 (par analogieavec CJCE, 22 novembre 2007, aff. C-328/06,Alfredo Nieto Nuño, point 18: ).
(17) E. Baud, «L'atteinte à la réputation de lamarque antérieure: conditions et preuves de laréputation», Propr. indus. 2007, n° 5, étude 12,p. 12. Voir aussi: M.-E. Laporte-Legeais, art.préc., p. 1517, note 20.
(18) CJCE, 6 octobre 2009, aff. C-301/07, Pago,préc.
(19) Par analogie avec la situation des marquesnationales, le département de la Gironde représente1,83% de la superficie de la France métropolitaine
(20) Conclusions de l'avocat général E. Sharpston,30 avril 2009, Aff. C-301/07, Pago, points 40et 41 : (il avait égalementrefusé toute analogie avec l'interprétation destermes de l'article 51(1)(a) du Règlement(article 50(1)(a) du règlement n° 40/94) sur les«causes de déchéance», points 36 à 39).
(21) Ibid., point 14.
(22) Paris, 24 mars 2006, Emi Music France c/Louis Vuitton Malletier, RG n° 04/17602, inédit.
(24) TGI Paris, 6 novembre 2007, Microsoft c/Plasma Café, RG n° 07/00834 : .
(25) Paris, 17 septembre 2008, Moët & Chandon c/Mexx France, RG n° 07/06803: Gaz. Pal., 6 nov.2008, p. 44, note J. G. Moore; E. Arnaud, «Lesterritoires de la renommée de la marque communautaire», RLDI 2009, n° 50, p. 12.
(26) A. Folliard-Monguiral, Propr. indus. 2008,n° 1, comm. 2, p. 23.
(29) TGI Paris, 14 mai 2009, SA Éric Bompard c/Aqua Diffusion, RG n° 09/00960, inédit.
(30) TGI Paris, 18 septembre 2009, VISA c/ J. F.,RG n° 08/07895, inédit.
(31) TPICE, 22 juin 2004, aff. T-185/02, Picasso,point 29: Rec.-II, p. 1739. Par exemple: Paris,24 mars 2006, Emi Music France c/ Louis VuittonMalletier, RG n° 04/17602, inédit; TGI Paris,14 novembre 2007, Louis Vuitton Malletier c/Britney Jean X: PIBD 2008, 867-III-96; TGI Paris,11 décembre 2007, Ferrari c/ Kadima Video, RGn° 04/70128: .
(32) Voir en particulier J. Thomas McCarthy,«Dilution of a trademark: European and UnitedStates law compared», The Trademark Reporter,Vol. 94, p. 1173; J. Passa, Droit de la propriétéindustrielle, LGDJ 2009, p. 520.
(33) Voir déjà TPICE, 22 mars 2007, aff. T-215/03,Vips, point 32: Propr. indus. 2007, comm. 41,note A. Folliard-Montguiral.
(35) CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel:Légipresse 2009, n° 266, obs. A. Bouvel; Propr.indus. 1/2009, comm. 3, note A. Folliard-Montguiral;CCE 2/2009, comm. 14, note C. Caron;Droit & patrim., 2009, n° 185, obs. D. Velardocchio,p. 109.
(36) OHMI, Div. d'opposition, 17 juillet 2009,Automobiles Citroën: .
(37) Voir sur ce point: Trib. Madrid, 23 octobre2008, Evian, n° 3293/2006 : .
(38) Pour un exemple d'analyse détaillée du« lien » : UK Intell. Property Office, 18 mai2009, Opposition n° 94441, Beko Sport :.
(39) A. Folliard-Montguiral, Propr. indus. 1/2009,comm. 3, note sous CJCE, 27 novembre 2008, aff.C-252/07.
(40) Devenu, depuis l'entrée en vigueur du Traitéde Lisbonne, le «Tribunal».
(41) TPICE, 25 mai 2005, aff. T-67/04, Spa, point 4:Rec. p. II-1825; PIBD 2005, n° 815, III, 544;Propr. indus. 2005, comm. 56, obs. A. Folliard-Montguiral.
(42) CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/074, L'Oréal,point 39: JCP G 2009, n° 28, 108, p. 35, obs.F. Picod ; JCP G 2009, n° 31, p. 39, obs.L. Marino; Propr. indus. 2009, n° 9, comm. 51,obs. Folliard-Montguiral.
(43) CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-252/07, Intel,point 77.
(44) TPICE, 25 mai 2005, aff. T-67/04, Spa,point 46: Rec. p. II-1825.
(45) Ibid., point 51.
(46) TPICE, 22 mars 2007, aff. T-215/03, Vips,préc., point 40.
(47) CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal,préc., point 50.
(48) Cass. com., 23 juin 2009, DHL c/ Chronopost:D. 2009, p. 1968; CCE, 2009, comm. 4, noteCaron; JCP G 2009, n° 41, p. 31 (affaire référencéepar la CJCE sous le n°C-235/09).
(49) Conclusions de l'avocat général E. Sharpstondans l'affaire Pago, point 48: .A. Heymann, Le juge de la marque communautaire:une approche comparée des sources communautaires,nationales et internationales, Th.Paris X, 2004, point 579.
(50) A. Bouvel, Principe de spécialité et signesdistinctifs, IRPI, Litec 2004, p. 347, qui critiquecette solution.
(51) Conclusions de l'avocat général E. Sharpstondans l'affaire Pago, point 57.
(52) A. Folliard-Monguiral, Propr. indus. 2008,n° 1, comm. 2, p. 23.
(53) E. Arnaud, «Les territoires de la renommée dela marque communautaire», RLDI 2009, n° 50,p. 13.
(54) A. Folliard-Montguiral, Propr. indus. 2009,comm. 71.
(55) Paris, 24 mars 2006, Emi Music France c/Louis Vuitton Malletier, RG n° 04/17602, inédit.
(59) TGI Paris, 18 septembre 2009, VISA c/ J. F.,RG n° 08/07895, inédit; TGI Paris, 9 octobre2009, Henkel c/ G.A.M., RG n° 08/13475 :.
(60) TGI Paris, 6 novembre 2007, Microsoft c/Plasma Café: .
(61) Cass. com., 20 mai 2008, pourvoi n° 06-20230: D. 2009, p. 1065.
(62) TGI Paris, 18 décembre 2009, Ed. du Seuil c/Google: .
(63) TGI Paris, 11 décembre 2007, Ferrari c/Kadima Video : (utilisationde marques semi-figuratives ou figurativesnon nécessaires pour raconter la vie d'EnzoFerrari).
(64) TGI Paris, 31 octobre 2007, RG n° 05/12633:.
(65) TGI Paris, 18 avril 2008, RG n° 06/01665:.
(66) A. Berthet & B. Devenez, «La marque communautaire:intérêt et mode d'emploi», Légicom,1997/3, n° 15, p. 30.
(67) CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/074, L'Oréal,préc., point 58.
(68) M. Vivant, « Prendre la contrefaçon ausérieux»: D. 2009, n° 27, p. 1842.