La célébrité d'une marque est incarnée par les notions de notoriété et de renommée. La marque notoire n'a jamais été définie par un texte en droit français. Dans le cadre communautaire, il en va de même pour la notion de renommée. C'est la méthode du faisceau d'indice qui permet d'en préciser les contours afin de pallier l'absence d'enregistrement sur un territoire concerné et d'écarter le principe de spécialité. La reconnaissance du caractère notoire ou de renommée d'une marque est particulièrement intéressante pour son titulaire. Elle lui confère une protection spéciale et complémentaire de l'action en contrefaçon qui, si elle ne permet pas de s'affranchir totalement du principe de la spécialité, en rend toutefois possible certains aménagements. La protection ainsi conférée n'est toutefois pas absolue. La jurisprudence communautaire a incontestablement permis de structurer le régime de protection de la marque notoire/renommée et d'en définir les contours, aussi bien que les conditions d'application. Il apparaît ainsi que, volontairement libéraux sur le terrain de la preuve de la notoriété/renommée, les juges communautaires se montrent beaucoup moins flexibles quant au régime qui en découle.
Thibault LACHACINSKI
Avocats au Barreau de Paris Nataf, Fajgenbaum et Associés
1er avril 2010 - Légicom N°44
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(2) À l'origine, la notion de marque notoirementconnue est créée pour désigner les marques étrangèresfortement notoires mais n'ayant fait l'objetd'aucun enregistrement dans l'État membre; àl'inverse, la marque de renommée des textes communautairesest nécessairement enregistrée.
(3) Avocat général Jacobs, conclusions présentéesle 26 novembre 1998, n° 33 et 37.
(4) F. Pollaud-Dulian, «Marques de renommée,histoire de la dénaturation d'un concept», Prop.Ind., n° 1, p. 1.
(5) CJCE, Aff. C-375/97.
(6) Cf. notamment CA de Paris, 25 février 2000,Connexion, PIBD n° 698 III 259.
(7) F. Pollaud-Dulian, «Marques de renommée,histoire de la dénaturation d'un concept», préc.
(8) TGI Paris, 11 janvier 2006, RG n° 04/15317: lepublic concerné par les produits CLINIQUE estla consommatrice de produits cosmétiques, à hautpouvoir d'achat compte tenu du prix élevé desproduits en cause.
(9) Cette appréciation large du public vaut notammentpour les produits ou services destinés à plusieursutilisateurs tels que la presse écrite oules produits de luxe connus de tous mais inaccessiblesà la majorité.
(11) Directives d'opposition de l'OHMI, partie 5,mars 2004, p. 15.
(12) CJCE Aff. C-328/06, 22 novembre 2007,Alfredo Nieto Nuno.
(13) C. Caron, CCE, commentaire n° 19.
(14) Conclusions de l'avocat général E. Sharpston,présentées le 30 avril 2009 n° 29
(15) TGI Paris, 11 janvier 2006, précité; en sensinverse CA Paris, 17 septembre 2008, Moët &Chandon, PIBD n° 886 III 701.
(16) Les directives d'opposition de l'OHMI précitéesrappellent ainsi que le marché de l'habillementest fortement lié aux saisons et aux différentescollections présentées chaque trimestre etque le marché des fournisseurs Internet connaîtune croissance aussi rapide que leur déclin(p. 17).
(18) TGI Paris, 30 octobre 2007, Club Internet,PIBD n° 867 III 93.
(19) Précision d'ordre sémantique : le termeindice semble préférable à celui de critère,lequel ne reflète pas l'idée d'appréciation globalede la notoriété/renommée. L'absence de tel indicedoit en effet pouvoir être compensée par ladémonstration de tel autre.
(20) Publication OMPI 833 (Recommandationscommunes septembre 1999); Directives d'oppositionOHMI, partie 5, mars 2004 (50 p.)
(21) CJCE Aff. C-375/97, préc.
(22) CA Paris, 10 janvier 2007, PIBD n° 848 III215: la notoriété de la marque PREMIÈREn'aurait pas été caractérisée, quand bien même lesstatistiques versées démontraient que PREMIÈREest largement diffusé auprès du public, ce magazinespécialisé n'étant classé qu'en 48e positiondes publications françaises.
(23) TGI Paris, 11 janvier 2006, RG n° 04/15317:pour la prise en considération de l'ensemble deces éléments.
(24) TGI Paris, 8 septembre 2009, Nutella, PIBDn° 906 III 1483; TGI Paris, 14 mars 2007, préc.
(25) TGI Paris, 30 octobre 2007, Club Internet,PIBD n° 867 III 93.
(28) CA Paris, 17 septembre 2008, préc.; CA Aixen Provence, 7 juin 2007, YSL M7, PIBD n° 859III 568.
(29) TPICE Aff. T-8/03, 13 décembre 2004, El corteInglés, n° 71s.
(30) CA Paris, 10 octobre 2008, Concours Lépine,PIBD n° 886 III 695; CA Lyon, 17 janvier 2008,Apéricube, PIBD n° 871 III 224 ; TGI Paris,12 décembre 2007, Belle Literie, PIBD n° 869 III152; TGI Paris, 14 mars 2007, Boss, PIBD N° 852III 347; TGI Paris, 7 mars 2007, Champagne Cristal,PIBD N° 854 III 404; ces indices sont égalementmentionnés dans les recommandations del'OMPI.
(31) Disponible sur legalis.net.
(32) TGI Paris, 14 mars 2007, préc.
(33) TGI Paris, 7 mars 2007, préc.
(34) Directives d'opposition, précitées, p. 26.
(35) Par exemple OHMI, R 1357/2008-1, 30 septembre2009, Spa; OHMI R 1072/2008-1, 28 mai2009, Loewe.
(36) TGI Paris, 2 mai 2007, BMW, RG 05/946; en cesens, Directives d'opposition de l'OHMI, préc. p. 25.
(37) CA Paris, 28 septembre 2007, PIBD n° 862 III668.
(38) TGI Paris, 14 octobre 2008, préc.
(39) TGI Paris, 12 décembre 2007, préc.
(40) TPICE Aff. T-93/06 préc. n° 34; T-477/04,6 février 2007, Aktieselskabet c/ OHMI, n° 53 s.;OHMI R 1010/2008-2 du 27 mars 2009, Quicksilver.
(41) TGI Paris, 8 septembre 2009, préc.; TGI Paris,14 octobre 2008, préc.
(42) Le TPICE le dit clairement : c'est grâce à lataille, à la fréquence et la régularité des parrainagesd'événements attirant beaucoup de spectateursque la marque jouit d'une renomméeimportante « qui dépasse celle qui serait simplementassociée aux produits de la marque », T-477/04 n°55.
(43) OHMI, affaire R 472/2001-1 du 8 février 2002,Biba; CA Paris, 27 septembre 2006 et OHMI,affaire R 1142/2005-2 du 15 juin 2009, Marie-Claire; OHMI, affaire R1497/2007-4 du 27 janvier2009, Focus.
(44) La pérennité économique et financière d'unévénement sportif nous semble indissociable desa médiatisation.
(45) OHMI, affaire R 283/1999-3 du 25 avril 2001,Hollywood.
(46) Choix des questions neutres selon uneméthode fiable, sur un panel suffisamment largepour être représentatif, le sondage étant réalisé parun institut indépendant et reconnu. Cf. DirectivesOHMI. p. 32s.; OHMI R 1191/2008-1, 11 juin 2009,Humana.
(47) OHMI, R 1935/2007-4, 29 juin 2009 Sobieski.
(48) OHMI, R 235/2006-2, du 28 juin 2007; OHMI,R 554/2008-2 du 25 février 2009 (également R301/2005-2), Nike.
(49) Directives d'oppositions de l'OHMI, précitées,p. 27.
(50) Cass. com. 20 février 2007, PIBD n° 850 III273; également CA Paris, 10 janvier 2007, Première,PIBD n° 848 III 215.
(51) CA Paris, 28 septembre 2007, PIBD n° 862 III668.
(52) La 4e condition, expressément prévue par lestextes communautaires même si non transposée,est l'absence de juste motif, dont la charge de lapreuve comme pour tous les faits négatifs pèse sur le défendeur. Dès lors, l'absence dejuste motif est présumée ; OHMI, R 554/2008-2préc.
(53) TGI Paris, 11 février 2009, PIBD n° 894 III973.
(54) TGI Paris 19 septembre 2007, PIBD n° 862 III679: «il apparaît à l'examen de ces pièces que lamarque ACCOR est rarement utilisée seule ( )mais avec les marques du groupe telles SOFITEL,IBIS, ETAP et d'autres».
(56) CA Paris, 19 octobre 2007, PIBD n° 864 IIIn° 735; un mois auparavant, la section A avaitpourtant rendu une décision exactement en sensinverse (CA Paris, 19 septembre 2009, PIBDn° 863 III 709)
(57) TGI Paris, 27 octobre 2006, RG 06/05739.
(58) TGI Paris, 14 mars 2007, PIBD n° 852 III 347.
(59) CJCE Aff. C-487/07 préc.; CJCE Aff. C-102/07,10 avril 2008, Adidas c/ Marca Mode, n° 41.
(60) Cass. com. 11 mars 2008, Louis Vuitton, PIBDn° 875 III 345; TGI Paris, 14 mars 2007, Boss,préc.
(61) Cf. conclusions de l'avocat général Colomerdans l'affaire Arsenal, note 21; TPICE, Aff. T-215/03, Vips, 22 mars 2007.
(62) CJCE, Aff. C-252/07, préc., n°40s.
(63) Cf. notamment OHMI R 1010/2008-2 préc.;OHMI R 1010/2008-2 préc.
(72) Cass. com. 20 février 2007, Desperados, PIBDn° 850 III 275; TGI Paris, 22 janvier 2008, préc.;TGI Paris, 14 octobre 2008, préc.
(73) OHMI, R 802/1999-1, 5 juin 2000, Duplo; ànoter que la chambre commerciale avait précisémentcensuré une Cour d'appel qui avait rejetél'existence d'un préjudice, alors «qu'il résultaitde ses constatations que l'usage du signe portaiten l'espèce atteinte au caractère distinctif de cesmarques de renommée, en les banalisant, ce quiconstituait précisément le préjudice dont elleavait écarté l'existence», Cass. com. 11 mars2008, Louis Vuitton.
(75) TGI Paris, 8 septembre 2009, préc.: «l'utilisationdu terme Nu Bella si proche du terme Nutella,pour des produits diététiques, cause nécessairementun préjudice à la société Ferrero et notammentà l'univers créé autour de la marque».
(76) OHMI, R 821/2005-1 du 30 avril 2009, Citigate,très intéressant n° 38; OHMI R397/2007-4 du21 octobre 2009; OHMI R 1142/2005-2 du 15 juin2009, Marie-Claire.
(78) La fonction auxiliaire/secondaire de communication,d'investissement et de publicité de lamarque a été expressément reconnue au point 58de l'arrêt C-487/07 L'Oréal c/ Bellure, préc.
(79) CA Paris, 25 septembre 2009, Baccarat, PIBD,n° 907 III 1508; CA Paris, 11 mai 2007, Ricard,PIBD n° 858 III 538.
(80) Directives d'opposition OHMI, préc. (le titulairedevra alors démontrer que sa marque a précisémentacquis cette image particulière).
(81) OHMI, R 283/1999-3, préc.
(82) OMHI, R 677/2008-2, 2 avril 2009, Banania.
(83) TGI Paris, 14 mars 2007, préc.
(84) TPICE T-93/06, préc. n° 40; CJCE Aff. C-487/07, préc.; Cela est particulièrement vérifiépour une marque renommée connue pour son parrainagesportif, s'agissant de vêtements engénéral, TPICE T-477/04, préc., n° 67.
(87) CJCE, Aff. C-112/99, 25 octobre 2001, Toshibac/ Katun; CJCE, Aff. C-59/05, 23 février 2006,Siemens,; cf. Directive n° 2006/114 relative à lapublicité trompeuse et comparative.
(88) CJCE, Aff.292/00, Davidoff, 9 janv. 2003; égalementC-408/01, Adidas-Salomon, 23 octobre2003, n° 19 s. et Cass. com. 20 février 2007,n° 04-16.712.
(89) Mentionnons toutefois le jugement HôtelsMéridien, TGI Paris 7 juin 2006, RLDI 2006/19,p.18s, comm. A. Saint-Martin.
(90) CA Paris, 26 juin 2009, JurisData 2009-008015 (le cumul de l'action en contrefaçon et del'action fondée sur l'article L. 713-5 est enrevanche exclu, dès lors que les actes invoquéssont identiques).